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Comment protéger sa marque de commerce à l'internationnal


Par : Isabelle Deshaies

Tous les pays ont une loi et un système de protection de marques de commerce. Lorsqu’un franchiseur se lance à l’international, il se doit de s’informer adéquatement sur les lois et pratiques des pays visés et de bien planifier sa stratégie. Voici quelques éléments à considérer.

1. Déterminer ses objectifs

D’abord, il faut déterminer les pays visés à court, moyen et long terme et établir un budget conséquent. Au moment de produire sa demande d’enregistrement, le franchiseur doit être convaincu de pouvoir l’employer dans un délai de trois à cinq ans. En effet, si une marque enregistrée n’est pas utilisée, cela peut entraîner la radiation de l’enregistrement.

Les autres délais des procédures d’enregistrement doivent également être connus pour dresser et réévaluer sa liste des priorités. Si le franchiseur a l’intention de fonder ses demandes à l’étranger sur sa marque canadienne, cette dernière devrait faire l’objet d’une vérification diligente de la part de l’agent de marques canadien. Celui-ci s’assurera que l’enregistrement est conforme à l’emploi et toujours valide.

2. Vérifier le caractère commercialisable, enregistrable et la disponibilité de la marque à l’étranger

Il n’est pas rare qu’une marque de commerce qui connaît un franc succès en Amérique du Nord soit tout à fait inappropriée dans un autre pays. Pensons à la voiture NOVA de Ford, qui n’arrivait pas à se vendre en Espagne car «NO VA» signifie « ne va pas (ou ne marche pas) ». Le sens que revêt la marque peut donc être décisif.

Il importe également de s’assurer que la marque est disponible sur le marché, c’est-à-dire qu’elle n’est pas déjà employée par un tiers dans le ou les pays visés. Le cas échéant, il peut être sage de faire un autre choix.

Enfin, rappelons que ce qui fait le succès d’une marque de commerce n’est pas son sens strict mais la façon dont elle est commercialisée et présentée aux consommateurs. De fait, une excellente marque est celle constituée d’un mot inventé, c’est-à-dire un mot nouveau qui n’existe que pour identifier le nom de la marchandise ou du service dans le commerce.

Pensons entre autres à Kleenex, Kodak, Frigidaire, Thermos, des marques si bien exploitées qu’elles en sont venues à désigner la marchandise elle-même.

3. S’informer sur le processus d’enregistrement et de protection de la marque à l’étranger

Nous l’avons mentionné, chaque pays possède sa loi et ses règles d’application en matière de marques de commerce. La méthode de reconnaissance des droits, les procédures et délais d’enregistrement peuvent varier considérablement et affecter les droits du propriétaire.

En outre, alors que des pays reconnaissent des droits en fonction de l’usage et sans que la marque soit enregistrée, d’autres ne reconnaissent presque aucun droit sur une marque non enregistrée.

Puisque le processus de reconnaissance des droits nécessite des procédures judiciaires fastidieuses et coûteuses, les mécanismes de protection de chaque pays visé devraient être connus le plus tôt possible.

4. Identifier les bonnes personnes-ressources

Chaque étape de mise en place et d’exploitation de la franchise requiert l’intervention d’experts. Bien que dans certains cas le franchiseur puisse entreprendre lui-même les procédures d’enregistrement, ou communiquer directement avec un agent de marques local, il est fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de son pays d’origine, pour communiquer avec l’agent local.

La raison en est que les grands principes de reconnaissance des droits et d’exploitation sont sensiblement les mêmes internationalement.

Ces principes sont connus de votre agent de marque qui sait les identifier et saura s’informer auprès de l’agent local sur leur application et effets.

Le rôle de votre agent de marque principal n’est pas de connaître les lois et leur application dans tous les pays, mais bien de savoir identifier les éléments déterminants pour vous aider à maximiser la protection de votre marque internationalement.

La présente ne constitue pas un avis juridique. Veuillez vous adresser à nous ou à un autre professionnel de la propriété intellectuelle.
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